企业注册商标维持之“有效使用”问题探讨（上）

文/ 欧阳邓亚*  恒生电子股份有限公司

当前经济正由高速增长转向高质量发展阶段，企业间的竞争也由传统的价格、数量上的竞争逐步转向质量、口碑上的角逐。注册商标的专用性不仅能为企业品牌提供法律上的有效保护，同时，显著性强、设计优良、契合产品且便于记忆的商标更是能够形成品牌溢价效应，助力企业在“品牌消费”的新型消费模式中获得持续的发展动力。但商标获准注册，并不当然意味着注册人对商标的专有权利绝对且持续稳定。企业在注册商标后因“有效使用”论证不力被推翻的案例比比皆是。本文拟从使用论证对企业商标维持的意义出发，分析现行法律所要求的商标“有效使用”标准，探讨企业商标“有效使用”的难点及可行思路。

一

使用论证对商标维持的意义

一般情况下，在先注册的商标权人对其商标的使用、收益和处分享有独占的、排他的权利。这种专有权能够有效起到排除同业竞争者搭便车、混淆消费者视线的效果，但这种专有权的享有以注册商标的稳定维持为前提。如果注册商标的使用论证不过关，将面临被动摇的局面。

（一） 未使用或导致商标被无效

《商标法》第四十四条规定：“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

其中所称的“本法第四条”所指向的无效事由即为“自然人、法人或者其他组织不以使用为目的的恶意商标注册申请”。据统计，以2020年当年为例，国家知识产权局公开的评审文书中，无效宣告请求裁定书共39880份，其中，部分维持5137件，占比12.88%；予以维持11463件，占比28.74%；予以无效23280件，占比58.38%。经分析，39880件无效宣告案件请求裁定书中，成功案件引用《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意注册”的有106件[1]。

商标局以注册人“不以使用为目的的恶意注册”宣告商标无效的，需要论证（或由无效申请人论证）注册人的主观恶意，并由注册人论证其对商标进行了有效使用。当注册商标被宣告无效，其法律后果是“该注册商标专用权视为自始即不存在”。

（二） 未使用或导致商标被撤销

《商标法》第四十九条第二款规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”

国家知识产权局商标局中国商标网在《2021年第三期商标评审案件审理情况月报》中所公布的数据显示：2021年2月16日至2021年3月15日经裁判被宣告无效的案件占比72.73%、被成功撤销的案件占比80.28%[2]。该报告虽未细分列举被撤销事由，但整体数据表明商标撤销案件成功率非常高。进一步追寻未使用或未进行有效的使用举证导致商标撤销的现实情况，我们可以从北京知识产权法院在2017年对“撤三”案件的调研报告[3]中找到相关线索。报告显示：2015年北京知产法院受理的“撤三”案件共823件；2016年受理的“撤三”案件为828件，分别占到全部商标授权确权行政案件的15%和14%。“撤三”案件的成功失败比为6:4。课题组进而对“撤三”案件的使用证据情况进行了调研，结果显示：在随机抽选的85起案件中，当事人提交资质类证据的占到了47.7%，提交实物类证据的占67.7%，提交合同类证据占56.9%（其中许可使用44.6%，销售合同43.1%，委托开发合同16.9%），提交票据类证据的占63.1%，提交广告类证据的占66.2%。上述案件中仅21.2%被北京知产法院认为构成商标法意义上的使用。

与未使用导致商标被无效的举证不同，商标因不使用而被撤销不需要论证注册人的主观恶意。申请人的举证责任大大降低，而注册人则需要对自己的商标使用行为进行举证以维持商标稳定。

二

商标“有效使用”的法律标准

《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

可见，《商标法》意义上的“有效使用”分为两个层次：一是商标使用行为客观上已在各类商业活动上使用，二是商标使用行为效果上能够实现商品来源识别功能。

（一）客观上应规范使用

首先，使用商标的主体应该是商标权人或者是经过商标权人许可的主体。其次，《商标法》第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。这就要求商标的使用范围必须严格遵守所注册下来的相应商品或服务类别。如果企业在使用商标时没有严格在所注册的商品或服务类别上使用，而自行扩大使用类别，则将不被视为对商标的“有效使用”。最后，《商标法》第四十九条规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”这就要求商标权人对商标本身的使用要做到规范，不得随意改变。

（二）主观上应能识别商品来源

商标使用还应在主观上具备识别商品来源的功能。若仅有客观使用论证，无法论证商标使用可以达到消费者判断商品或服务来源的效果，则这样的商标标识可能因不符合商标显著性特征而失去商标权保护的基础，难以获得法律上的维持，极有可能被裁判者认定为象征性使用商标。所谓象征性使用，即仅为维持而使用注册商标，并无真实的使用意图。在（2019）京行终8388号案件[4]中，裁判者认为，诉争商标于指定期间在垃圾处理机商品上仅在指定期间结束前进行了一次销售行为，且销售数量仅为一台，即使结合指定期间后的销售行为，亦仅为销售了二台，无法实现识别商品来源的作用，故认定诉争商标系出于维持注册而进行的象征性使用。2019年4月，北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第19.4条将“象征性使用”纳入了裁判标准，指出“具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：（3）为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。”因此，我们在论证商标“有效使用”时，还应注意对商品交易的数量、金额、规模等要素，以及交易各方是否存在特殊关系进行有效举证，以免被认定为象征性使用。值得注意的是，在（2020）最高法行申5971号案件[5]中，最高院的裁判主旨更是将商品是否已经进入到流通领域，并能够为相关公众所知晓作为商标“有效使用”的标准，这对论证商标使用的主观标准提出了更高要求。

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注释：* 欧阳邓亚，女，1986年生，经济法学硕士，现于恒生电子股份有限公司担任法务经理一职，主要研究及工作方向为软件知识产权保护。[1] 数据来源：国方商标软件与IPRdaily中文网联合发布，http://www.trademark.cn/view.php?id=473， 2021年4月16日[2] 数据来源：国家知识产权局中国商标网＞工作动态＞《2021年第三期商标评审案件审理情况月报》，http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202104/t20210415_328950.html，2021年4月15日[3] 《完善证据制度，实现商标价值——北京知产法院关于“撤三”案件的调研报告》，http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2017-04/27/content_124882.htm?div=-1，2017年4月27日[4] （2019）京行终8388号判决书载明：虽然商标连续三年停止使用的证据认定应当综合全案事实整体进行判定，但是若诉争商标在指定期间内的使用证据数量极少，即使结合其他证据亦不能得出诉争商标进行真实、合法、规范、公开、有效地使用情况下，不应维持诉争商标的注册。基于上述对涉案证据的认定，诉争商标于指定期间在垃圾处理机商品上仅在指定期间结束前进行了一次销售行为，且销售数量仅为一台，即使结合指定期间后的销售行为，亦仅为销售了二台，无法实现识别商品来源的作用，故本院基于在案证据有理由认定诉争商标系出于维持注册而进行的象征性使用，原审判决认为诉争商标使用有较大可能性缺乏事实依据，被诉决定对此亦认定错误，本院予以纠正。[5] （2020）最高法行申5971号裁定书载明：上述证据主要涉及为震旦博物馆印制台历等行为，震旦行提交的记账凭证、加工定作合同等证据并未显示与诉争商标的关联性，其补充提交的与《震旦月刊》《经营理念》等非公开出版物有关的文章、付款凭单等证据，也均不能证明上述内部刊物已进入流通领域，能够为相关公众所知晓。实际上，震旦行于再审审查程序中补充提交的证据，与其在原审程序中已经提交的证据相比，除证据形式上存在差异外，并无本质不同。一审、二审法院认定其不能证明诉争商标已经进行了符合法律规定的实际使用行为的结论，具备事实与法律依据，本院予以支持。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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